Brevetti

L’iter brevettuale ha inizio con il deposito della domanda di brevetto, che in Italia si esegue presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) a Roma e presso gli uffici periferici presenti in tutte le Camere di Commercio provinciali.

Il testo della domanda di brevetto sostanzialmente si compone dei seguenti elementi:

a) il riassunto, che serve come elemento d’informazione tecnica circa l’oggetto dell’invenzione;
b) la descrizione, che costituisce il testo necessario per consentire a terzi, sufficientemente esperti nel particolare campo tecnico, di comprendere e attuare l’invenzione; essa normalmente contiene esempi, eventualmente disegni, e una breve panoramica sullo stato della tecnica nota;
c) le rivendicazioni, che delimitano l’ambito della tutela brevettuale, identificando le caratteristiche tecniche dell’invenzione che non possono essere attuate dagli eventuali concorrenti.

Il testo della domanda può essere depositato in qualsiasi lingua, sebbene sia comunque necessario depositare una traduzione della stessa in lingua italiana entro due mesi dalla data di deposito.

La domanda di brevetto è resa disponibile al pubblico dopo 18 mesi dal deposito (salvo richiesta di pubblicazione anticipata da parte del titolare).

Fino al 1 luglio 2008, l’Italia era uno stato di cosiddetta registrazione, dove cioè il contenuto della domanda di brevetto non subiva un esame di merito tecnico volto a valutare se la domanda soddisfacesse i requisiti d’industrialità, novità ed originalità[1]. In assenza di rilievi formali, la domanda procedeva sino alla concessione.

In seguito ad un accordo stipulato tra UIBM e Ufficio Brevetti Europeo (EPO), la domanda di brevetto italiano è ora soggetta a una ricerca di anteriorità[2] avente lo scopo di segnalare eventuali pubblicazioni antecedenti che potrebbero in qualche modo privare di novità e/o di originalità l’invenzione in essa rivendicata. Per consentire l’effettuazione di una ricerca esauriente, la domanda di brevetto italiano deve essere depositata insieme a una traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni.

L’esito della ricerca è trasmesso al richiedente dopo circa 6-9 mesi dal deposito della domanda, corredato di un parere preliminare di brevettabilità. Nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene invitato a modificare le rivendicazioni e/o a presentare una lettera di argomentazioni[3] al fine di superare le obiezioni formali e/o di merito tecnico, sollevate nel suddetto parere preliminare. Una volta superate le eventuali obiezioni, il brevetto italiano viene quindi concesso; cosa che richiede, normalmente, un periodo di 1-2 anni[4]. E’ comunque possibile agire legalmente nei confronti di eventuali contraffattori anche sulla base della sola domanda di brevetto italiana.

Entro 12 mesi dal deposito della domanda italiana, il richiedente può valutare l’opportunità di estendere la protezione all’estero, depositando corrispondenti domande di brevetto in altri stati e rivendicando il “diritto di priorità” acquisito con il deposito della stessa; così facendo, tali successive domande non potranno essere invalidate da eventuali pubblicazioni avvenute nell’intervallo di tempo trascorso dal primo deposito, e aventi in qualche modo attinenza con l’invenzione in esse rivendicata. Questo periodo di un anno può quindi essere utilizzato per condurre nuove sperimentazioni e/o verificare se il mercato giustifichi il deposito di domande di brevetto al di fuori del territorio nazionale.

Il brevetto italiano ha una durata di venti anni dalla data di deposito della domanda.

Una domanda di brevetto per invenzione è soggetta in Italia al pagamento di una tassa di deposito. Inoltre, dopo quattro anni dal deposito, il brevetto italiano è soggetto al pagamento di una tassa annuale di mantenimento, fino allo scadere del brevetto. Il mancato pagamento anche di una sola tassa annuale comporta la decadenza del brevetto.

Deve essere infine evidenziato che un brevetto non conferisce automaticamente il diritto a sfruttare l’invenzione in esso rivendicata; il brevetto conferisce, infatti, unicamente il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare tale invenzione.

[1] Previsti non solo dalla legge italiana, ma anche dalle leggi brevettuali di tutti gli stati industrializzati
[2] Eseguita dagli esaminatori dell’EPO
[3] Entro un periodo di 3 mesi dalla pubblicazione della domanda, ovvero entro 21 mesi dalla data di deposito
[4] Calcolati dal deposito della risposta al parere preliminare

L’Italia aderisce alla Convenzione del Brevetto Europeo, che unisce buona parte degli stati europei sotto l’ombrello di un unico brevetto sottoposto ad esame tecnico preventivo. Gli stati aderenti alla convenzione sono attualmente[1] Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, ex-repubblica di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria[2]; gli effetti derivanti dal brevetto europeo possono inoltre essere estesi su richiesta a Bosnia Erzegovina, Montenegro, Marocco, Repubblica di Moldavia, Tunisia e Cambogia[3].

Il testo della domanda di brevetto europeo è sostanzialmente conforme a quello di una domanda di brevetto italiano. La differenza principale riguarda la lingua: la domanda di brevetto europeo deve essere infatti redatta in una delle tre lingue ufficiali della Convenzione, ovvero inglese, francese e tedesco; anche in questo caso il deposito può essere effettuato in qualsiasi lingua, italiano incluso, facendo seguire la traduzione in una delle lingue ufficiali entro due mesi dal deposito.

Nel caso in cui la domanda di brevetto europeo rivendichi la “priorità” di una precedente domanda italiana di brevetto, il deposito può essere effettuato sia presso l’UIBM che direttamente presso l’EPO, il quale ha sedi a Monaco di Baviera, a Berlino e all’Aja; in caso di primo deposito, la domanda di brevetto europeo deve essere tuttavia necessariamente depositata presso l’UIBM, corredata di una traduzione in lingua italiana, nel caso in cui essa abbia per oggetto un’invenzione di potenziale interesse per la difesa militare.

Il deposito di una domanda di brevetto europeo è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e di una tassa di ricerca.

Come nel caso di una domanda di brevetto italiano, anche nel caso di una domanda di brevetto europeo l’EPO esegue una ricerca di anteriorità, il cui esito è trasmesso al richiedente, unitamente al parere preliminare di brevettabilità, dopo circa 3-6 mesi dal deposito. Analogamente a quanto avviene in Italia, anche la procedura europea comporta l’effettuazione di un esame di merito tecnico.

Pertanto, nel caso in cui l’esito della ricerca sia incoraggiante (e vi siano quindi ragionevoli possibilità di ottenere la concessione del brevetto), si procede con la richiesta dell’esame di merito e con il pagamento delle tasse di esame e di designazione degli stati di interesse. Durante la fase di esame, la domanda di brevetto europeo é valutata sia nella forma che nella sostanza; in tale occasione l’EPO può emettere una o più notifiche contenenti obiezioni in merito alla brevettabilità dell’invenzione rivendicata. A queste notifiche il richiedente deve rispondere mediante il deposito di corrispondenti memorie tecniche e/o modificando le rivendicazioni.

Una volta superata positivamente la fase di esame, la procedura prevede il pagamento della tassa di concessione ed il deposito della traduzione delle rivendicazioni nelle due rimanenti lingue della Convenzione[4]. Entro tre mesi dalla concessione, il brevetto dovrà essere regolarizzato negli stati di effettivo interesse[5], depositando, presso i singoli uffici brevetti nazionali che lo richiedono, la traduzione del brevetto nella lingua locale (attualmente, gli stati contraenti che non richiedono il deposito della traduzione sono Francia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta[6], Monaco, Regno Unito e Svizzera[7]; Albania, Croazia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, ex-repubblica di Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Ungheria[8] richiedono invece unicamente il deposito della traduzione delle rivendicazioni)[9].

La domanda di brevetto europeo è pubblicata dopo 18 mesi dalla data di deposito oppure dalla data di priorità eventualmente rivendicata. Il brevetto europeo ha una durata di venti anni data di deposito della domanda.

Contrariamente a quanto avviene in Italia, la procedura europea comporta la possibilità per i terzi di depositare opposizione contro la concessione di un brevetto europeo. L’opposizione può essere depositata entro nove mesi dalla concessione del brevetto; le motivazioni a supporto dell’opposizione sono sostanzialmente le seguenti: l’invenzione rivendicata è priva di novità, di originalità, insufficientemente descritta e/o si estende oltre il contenuto della domanda originaria.

Le tasse annuali di mantenimento sono dovute a partire dal terzo anno dal deposito e vengono versate direttamente all’EPO fino alla concessione del brevetto; dopo di che, esse dovranno essere versate direttamente ai singoli uffici brevetti nazionali degli stati nei quali il brevetto sarà stato regolarizzato. Anche in questo caso, il mancato pagamento di una o più tasse di mantenimento comporta la decadenza del brevetto.

[1] Dati aggiornati al 27 dicembre 2018
[2] 38 stati
[3] 6 stati
[4] Normalmente francese e tedesco
[5] Che possono essere comunque inferiori a quelli originariamente designati
[6] Nel caso in cui il brevetto sia in lingua inglese
[7] 9 stati
[8] 13 stati
[9] Dati aggiornati al 27 dicembre 2018

L’Italia aderisce anche al così detto “Patent Cooperation Treaty” (PCT), che unisce in una procedura di deposito centralizzata i principali stati industrializzati[1].

Il testo della domanda di brevetto internazionale è sostanzialmente conforme a quello di una domanda di brevetto italiano/europeo. Come nel caso della domanda di brevetto europeo, il deposito può essere effettuato in qualsiasi lingua; la traduzione in inglese, francese o tedesco dovrà tuttavia essere depositata entro un mese dal deposito.

Nel caso in cui la domanda di brevetto internazionale rivendichi la “priorità” di una precedente domanda di brevetto italiano o europeo, il deposito può essere effettuato presso l’UIBM, presso l’EPO oppure presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che ha sede a Ginevra; nel caso di primo deposito da parete di un richiedente italiano, la domanda di brevetto internazionale deve essere tuttavia necessariamente depositata presso l’UIBM, corredata di una traduzione in lingua italiana, nel caso in cui essa possa essere d’interesse per la difesa militare.

Analogamente alla domanda di brevetto europeo, anche il deposito di una domanda di brevetto internazionale è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e di una tassa di ricerca; la domanda di brevetto internazionale viene inoltre analogamente pubblicata dopo 18 mesi dalla data di deposito oppure dalla data di priorità eventualmente rivendicata.

Contrariamente a quanto avviene nel caso di una domanda di brevetto europeo, la domanda di brevetto internazionale non porta alla concessione di un unico brevetto ad esame tecnico preventivo[2]. La procedura prevede infatti che, entro 30 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto internazionale[3], il richiedente depositi corrispondenti domande di brevetto presso gli uffici brevetti nazionali[4] o regionali[5] di interesse; questa procedura consente quindi di usufruire di un periodo di tempo aggiuntivo durante il quale valutare se ed a quali stati estendere effettivamente la protezione provvisoria derivante dalla domanda di brevetto internazionale.

Tuttavia, come nel caso di una domanda di brevetto europeo, anche nel caso di una domanda di brevetto internazionale, l’EPO[6] esegue una ricerca di anteriorità il cui esito viene trasmesso al richiedente, unitamente ad un parere preliminare di brevettabilità, dopo circa 3-6 mesi dal deposito.

Il parere preliminare di brevettabilità è automaticamente trasmesso agli uffici nazionali o regionali designati al momento del deposito della domanda di brevetto internazionale; esso quindi, sebbene non vincolante ai fini della concessione dei relativi brevetti nazionali o regionali, costituisce di fatto il punto di partenza dell’esame di merito tecnico che si svolgerà presso i relativi uffici brevetti locali.

Pertanto, nel caso in cui il parere preliminare sia negativo, il richiedente può cercare di ottenere una revisione dello stesso richiedendo il così detto Esame Preliminare Internazionale e provvedendo al deposito di un’appropriata memoria tecnica e/o modificando le rivendicazioni.

Non esistendo un “brevetto internazionale”, le eventuali tasse di mantenimento dipendono dalle normative degli uffici brevetti nazionali o regionali presso i quali sono state depositate le domande di brevetto originate dalla domanda di brevetto internazionale.

[1] Gli unici stati degni di nota che non aderiscono al PCT sono Argentina e Taiwan
[2] Non esiste cioè alcun “brevetto internazionale”
[3] Oppure, nel caso di rivendicazione di priorità, entro 30 mesi dal deposito della domanda prioritaria
[4] Ad esempio l’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense
[5] Ad esempio l’EPO
[6] In seguito ad una convenzione stipulata con l’OMPI

Si tratta di un brevetto che non solo ha durata minore rispetto a quello “per invenzione” (10 anni anzichè 20)[1] ma anche e, soprattutto, un ambito di tutela più limitato:, infatti, più che proteggere un concetto inventivo, esso tutela in termini molto limitati un perfezionamento apportato ad un macchinario, manufatto o utensile.

In Italia esso è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e a una tassa di rinnovo dopo cinque anni dal deposito.

[1] Per quanto riguarda l’Italia