Marchi registrati: cosa sono e a cosa servono le ricerche di anteriorità

Le ricerche di anteriorità rappresentano un passo fondamentale da compiere prima di inoltrare una domanda di registrazione di marchio presso l’ente competente. Queste analisi sono volte a scoprire l’esistenza di marchi identici (o, almeno, simili) a quello che si desidera proteggere, e pertanto ad evitare contenziosi e opposizioni da parte di coloro che li hanno già registrati in precedenza.

Prima di avviare la procedura di registrazione di un marchio, è fondamentale effettuare alcuni controlli preliminari per assicurarsi che il simbolo scelto sia in linea con le normative vigenti.

Questi controlli includono la verifica della novità, della distintività e della liceità del segno distintivo. Un aspetto particolarmente critico da considerare è la potenziale preesistenza di marchi simili o identici a quello che si intende registrare. Laddove venisse riscontrata la preesistenza di un marchio registrato simile di terzi, è verosimile che possano essere ipotizzate eventuali contestazioni legali.

In linea di massima gli Uffici marchi, come l’Ufficio Italiano o l’Ufficio dell’Unione Europea ad esempio, non effettuano sulle domande di marchio depositate alcun controllo con riferimento ai marchi anteriori esistenti (i c.d motivi di rifiuto relativi) demandando alla responsabilità del singolo titolare di marchio registrato anteriore se agire o meno contro il deposito di domande successive confliggenti. In tal senso si comprende l’importanza delle verifiche di anteriorità, volte ad individuare per tempo le possibili criticità che una domanda di marchio potrebbe essere chiamata ad affrontare.

Le ricerche di anteriorità

Per compiutamente indagare (e se del caso prevenire) il rischio di conflitti, è quindi come  detto consigliabile eseguire le cosiddette ricerche di anteriorità. Questa procedura di verifica richiede la consultazione e l’analisi di molteplici database specifici, come ad esempio quello dell’Ufficio dell’Unione Europea della proprietà intellettuale (EUIPO) e dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ,  ciò al fine di identificare eventuali marchi già registrati che possano essere considerati identici o simili a quello che si desidera proteggere.

La verifica di anteriorità di un marchio può comprendere due modalità che spesso si coordinano fra loro ossia la “ricerca  di identità” e la “ricerca di similitudine”:

  • Ricerca di identità. Individuare, per il territorio e le classi di interesse, l’eventuale presenza di marchi letteralmente identici già depositati o registrati. 
  • Ricerca di similitudine. Volta alla individuazione, per il territorio e le classi di interesse, dell’eventuale presenza di diciture che a livello letterale, fonetico o di significato possano essere considerate (a vario livello) simili al marhcio che interessa tutelare..

Grazie ai risultati ottenuti dalle ricerche di anteriorità, sarà possibile determinare a livello statistico se il marchio, oggetto di verifica dovrà affrontare rischi di contestazione ed in tal caso quali potrebbero essere le possibilità di tutela contro le eventuali azioni ostili dei terzi titolari dei marchi anteriori.

È possibile effettuare una verifica autonomamente?

Le verifiche effettuate tramite i portali pubblici degli Uffici marchi disponibili online (come EUIPO od OMPI) hanno funzionalità molto limitate ed in media i risultati –spesso inaccurati per i limiti delle piattaforme-afferisono ad indagini parziali di mera identità. Tuttavia, affidarsi a professionisti del settore è altamente raccomandato dato che tramite specifici database nonché specifici algoritmi di ricerca, sarà possibile estendere con maggiore accuratezza le verifiche alla similitudine.

Ecco perché è importante l’analisi di fonti multiple, non solo a livello nazionale ma anche sul piano europeo e internazionale per ottenere una visione completa dei marchi già registrati. Ad esempio, per i marchi validi in Italia, non è sufficiente consultare l’UIBM ma è necessario considerare anche registrazioni dell’Unione Europea o nonché i marchi internazionali estesi all’Italia, i database dei nomi di dominio, delle ragioni sociali italiane ed anche dei design comunitari. 

L’assistenza di un esperto in proprietà industriale, con accesso completo a tutte le banche dati, diventa pertanto essenziale per analizzare in dettaglio i marchi simili individuati. La legislazione sui marchi è complessa, e solo un professionista ha le competenze per navigare tra le sfumature legali, distinguendo i casi ambigui e valutando le probabilità di successo nella registrazione del marchio.

L’importanza delle ricerche di anteriorità

Tralasciare le ricerche di anteriorità o affidarsi a non esperti, che non dispongano di un’ampia base di dati o di una profonda comprensione della materia, può esporre a vari rischi. Il più grave è quello di affrontare azioni legali dinanzi alle giurisdizioni amministrative o civili per l’annullamento del marchio od addirittura (nel caso di prodotti già immessi sul mercato con marchi contestabili)  dinanzi alla giurisdizione penale in eventuali casi di contraffazione da parte di titolari di un marchio precedentemente registrato.. Questo non solo metterebbe a rischio il marchio stesso ma potrebbe anche avere serie e gravi ripercussioni sull’intero piano di business collegato.

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