La disciplina per il marchio in Italia e all'estero
Il marchio è un segno distintivo che, sempre più di frequente, rappresenta il biglietto da visita dell’impresa.
Nell’uso commerciale viene apposto in modo ben visibile su prodotti e/o servizi specifici di cui comunica al consumatore la peculiare origine imprenditoriale associata a tutti quei valori aziendali e alle suggestioni emozionali che, nella sua unicità, esso è in grado di evocare (la cosiddetta brand identity). Il marchio è infatti uno straordinario strumento di comunicazione d’impresa che consente pertanto al consumatore di riconoscere i prodotti e/o i servizi di una determinata azienda, distinguendoli da quelli analoghi ed alternativi contrassegnati da marchi di imprese competitor presenti nel medesimo segmento di mercato.
Registrare il proprio marchio ha dunque un’importanza strategica particolarmente rilevante per un’azienda, dal momento che il marchio registrato non solo garantisce al titolare un diritto di esclusiva sul segno che è certo, dimostrabile tramite il certificato di registrazione ed in virtù del quale egli può vietarne l’utilizzo a terzi in assenza del suo esplicito consenso, ma può accrescere nel tempo la reputazione dell’impresa agli occhi dei consumatori fino a fungere da garanzia per ottenere possibili finanziamenti.
Tuttavia, non esiste un marchio con validità di tipo sovranazionale, ossia un titolo unitario valido in tutto il mondo.
A seconda del territorio in cui sono giuridicamente tutelati si distinguono i seguenti quattro tipi di marchio registrato:
- Marchio nazionale italiano, la cui tutela è limitata all’Italia;
- Marchio nazionale estero, la cui tutela è limitata al territorio del Paese estero prescelto;
- Marchio dell’Unione europea, tutelato in tutti i Paesi membri dell’UE;
- Marchio internazionale, tutelato nei Paesi prescelti, europei ed extraeuropei, che per essere territorialmente designati devono aderire al Sistema di Madrid (attualmente 122 Paesi coperti da 106 Stati membri).
In Italia il marchio viene registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio italiano. La tutela del marchio è circoscritta agli specifici prodotti e/o servizi richiesti e concessi. E’ possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi (Classificazione di Nizza) che, tuttavia, non sono suscettibili di ampliamento dopo il deposito della domanda. Il procedimento di registrazione avviene tramite il deposito della domanda di marchio presso l’UIBM che, accertati i requisiti formali e l’assenza di impedimenti assoluti alla registrazione (il marchio deve essere rappresentabile graficamente, distintivo, non essere decettivo, né contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume), ne acconsente la pubblicazione sul Bollettino Italiano dei marchi.
Una terza parte interessata e legittimata può avviare una procedura di opposizione presso l’UIBM entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda.
Trascorsi i tre mesi o, in caso di opposizione, una volta estinto il procedimento di opposizione, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato/attestato di registrazione del marchio e da quel momento in poi il marchio è utilizzabile in associazione al simbolo®; diversamente, durante la pendenza della domanda di marchio, il titolare può utilizzare il segno nel commercio associato al simbolo ™.
Il marchio nazionale estero viene registrato presso l’Ufficio Marchi dello Stato prescelto ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio nazionale di tale Paese. Il procedimento di registrazione avviene tramite il deposito della domanda di marchio, circoscritta a specifici prodotti e/o servizi (Classificazione di Nizza; classificazioni nazionali), presso l’Ufficio Marchi nazionale del Paese in cui si vuole ottenere la protezione, nel rispetto della procedura prevista dal singolo Ufficio marchi nazionale (alcuni Paesi esigono i servizi di un consulente di marchi iscritto all’albo di quel Paese) e della normativa, variabile di Stato in Stato. Completato con successo l’iter di esame ed in assenza di impedimenti, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato/attestato di registrazione.
Il marchio europeo (in precedenza marchio comunitario) viene registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante ed è un titolo unitario valido su tutto il territorio dell’UE, ossia su tutti i Paesi membri dell’UE (e si estende automaticamente ai nuovi ingressi). Il procedimento di registrazione è centralizzato ed avviene tramite il deposito di un’unica domanda di marchio presso l’EUIPO, il che rappresenta un indubbio vantaggio, ma significa altresì che la domanda di marchio può essere potenzialmente esposta, in ognuno dei Paesi dell’UE e all’EUIPO, a possibili conflitti con eventuali marchi anteriori rispetto ai quali il marchio richiesto risultasse confondibile.
In questo scenario, la ricerca preventiva di anteriorità, svolta in previsione del deposito della domanda di marchio europeo, costituisce un valido strumento per definire la migliore strategia di tutela da attuare: se dovessero emergere particolari criticità connesse a possibili marchi anteriori potenzialmente confliggenti, il titolare può prendere eventualmente in considerazione l’opzione alternativa della registrazione del proprio marchio a livello nazionale e/o internazionale, a seconda dei casi.
Similmente al marchio italiano, il marchio unitario europeo deve rispettare requisiti formali e sostanziali che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’UE, in tutte le relative lingue ufficiali, e la Classificazione di Nizza; all’esito positivo dell’esame, segue il trimestre di pubblicazione della domanda nel Bollettino Marchi dell’UE. In assenza di opposizione o di osservazioni di terzi, il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata. Completa quindi l’iter di registrazione il rilascio del certificato di registrazione del marchio.
La registrazione del marchio internazionale viene concessa dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra. Regolata dal Sistema di Madrid, essa consiste in una procedura di deposito multipla centralizzata che, attraverso un’unica domanda, consente di designare più Stati membri aderenti al Sistema di Madrid. La domanda di marchio internazionale è sempre basata su una precedente corrispondente domanda/registrazione di marchio nazionale o di marchio europeo, pertanto, a seconda dei casi, essa deve essere presentata all’Ufficio Marchi nazionale del paese nazionale d’origine o all’EUIPO che provvederanno quindi a notificarla all’OMPI. All’OMPI spetta l’esame formale della domanda, la registrazione del marchio e l’emissione del certificato di registrazione; inoltre, l’OMPI provvederà quindi a notificare la registrazione del marchio ai singoli Uffici Marchi nazionali dei Paesi designati, dove il marchio inizierà l’iter di registrazione come domanda di marchio nazionale, in base alle normative locali vigenti.
Salvo rifiuti o opposizioni, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi designati al passare di un periodo variabile in genere dai 12 ai 18 mesi.
Una registrazione di marchio internazionale può essere estesa ad ulteriori Stati membri (designazione territoriale successiva), senza limiti di tempo.
Per i primi cinque anni di vita, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale o europeo su cui è basato. Se in tale periodo viene meno l’esclusiva del marchio nazionale o europeo di base, perde di efficacia anche il marchio internazionale, fatta salva la possibilità di convertirne nazionalmente la validità nei Paesi designati d’interesse dietro apposita procedura.
La validità di un marchio registrato può essere variabile da Stato a Stato ma generalmente è di dieci anni. I marchi registrati italiani, europei ed internazionali hanno validità dieci anni, suscettibile di rinnovo per ulteriori periodi decennali senza limite, mentre i relativi diritti di esclusiva decorrono dalla data di deposito della domanda di marchio o dalla data dell’eventuale priorità rivendicata di cui possano beneficiare.
Per depositare e registrare un marchio il titolare deve far fronte ai relativi costi, di natura variabile, in ragione anche delle tasse ufficiali, diversificate, imposte dagli Uffici Marchi.
I professionisti dello studio Dragotti & Associati si occupano di pianificare e personalizzare la strategia di tutela dei marchi per adattarla ed orientarla nel tempo alle esigenze imprenditoriali del cliente.