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Con sentenza del 1 maggio 2017, la Corte di Appello degli Stati Uniti aveva deciso che un accordo commerciale riguardante una specifica composizione farmaceutica ed i relativi dosaggi, in combinazione con un comunicato stampa che annunciava l’esistenza dell’accordo senza tuttavia rivelarne i dettagli tecnici, è di ostacolo alla brevettabilità della composizione farmaceutica, nonostante le caratteristiche rivendicate non siano state precedentemente divulgate.

La Corte Suprema, con sentenza unanime del 22 gennaio 2019 (il cui testo integrale può essere trovato qui), ha confermato il giudizio della Corte di Appello, ribadendo che una “vendita segreta” può invalidare un brevetto.

La sentenza, sebbene relativa al settore farmaceutico, è comunque di interesse generale poiché mette in guardia sui rischi derivanti dalla vendita oppure dalla pubblicizzazione di accordi commerciali il cui oggetto o contenuto, sebbene confidenziale, può comunque essere efficacemente prodotto in giudizio negli USA per invalidare un successivo brevetto avente per oggetto elementi tecnici del prodotto venduto oppure descritto nell’accordo.

Alla luce di questa sentenza, ormai definitiva, consigliamo ai nostri clienti aventi potenziali interessi di carattere brevettuale negli USA di:

• verificare se l’oggetto di una possibile vendita oppure il contenuto di un eventuale accordo commerciale, se reso pubblico, potrebbe precludere l’ottenimento di un successivo brevetto per carenza di novità e/o attività inventiva; e
• in caso affermativo, valutare il deposito di una domanda di brevetto prima di effettuare tale vendita oppure di firmare tale accordo.

Per qualsiasi chiarimento ed approfondimento: pistolesi@dragotti.com