Che cos'è il marchio di fatto
Attraverso il marchio si svolge un’importante attività di costruzione di brand e immagini che ha significative ricadute sul successo commerciale dell’impresa.
La registrazione del marchio e la relativa attività di vigilanza permettono di tutelare questo prezioso asset immateriale, ma richiedono anche un investimento di tempo e risorse che imprese più piccole potrebbero essere esitanti a sostenere.
Ciò significa che sono completamente senza diritti o protezioni?
In casi come questi, la legislazione italiana prevede apposite disposizioni che si rifanno alla disciplina riguardante il marchio di fatto.
Un marchio di fatto è un segno non registrato che viene utilizzato dall’impresa per le sue attività di commercializzazione e di comunicazione, al punto da raggiungere i requisiti di riconoscibilità e di distintività presso la clientela di riferimento: in virtù di queste sue caratteristiche che corrispondono alla definizione giuridica di marchio, il segno adottato dall’impresa viene considerato di fatto come tale.
Il marchio di fatto ottiene quindi alcune delle tutele derivanti dalla registrazione, ma è sottoposto anche ad alcune limitazioni.
In generale, la giurisprudenza equipara la nozione di marchio registrato a quella di marchio di fatto, inserendo quest’ultimo tra i diritti previsti dal Codice di Proprietà Industriale, ma gli preclude le tutele previste dall’articolo 20, “Diritti conferiti dalla registrazione”, e lo vincola strettamente al suo effettivo utilizzo.
Nello specifico, il Codice della Proprietà Industriale stabilisce al comma 1 dell’articolo 12 che non si può registrare come marchio d’impresa un segno simile o identifico a uno già noto e utilizzato, includendo così nella definizione anche i marchi di fatto.
Inoltre, la Cassazione Civile, con la sentenza 9889/2016, chiarisce che il diritto d’uso di un marchio di fatto deriva dalla notorietà acquisita e si mantiene solo in virtù del suo effettivo utilizzo; in aggiunta, la sentenza 12323/2015 stabilisce che la rivendicazione di questo segno può essere effettuata presentando prove complete del suo pre-uso da parte dell’impresa.
Per ottenere quindi un certo grado di tutela e di esclusività, il titolare di un marchio di fatto deve impegnarsi a usare il segno in modo continuo e pervasivo, archiviando testimonianze del suo utilizzo, come fatture di vendita, articoli di giornale e campagne pubblicitarie da presentare in sede giudiziaria all’occorrenza.
Il marchio di fatto, inoltre, potrà essere usato solo sui prodotti per cui è stato impiegato e nei territori dove è stato diffuso, chiudendo tutti i possibili sviluppi futuri in ambiti diversi da quelli originali.
Non registrare un marchio significa quindi esporsi a maggiori rischi e limitazioni: l’impiego di un marchio di fatto può essere utile per imprese molto piccole, che non hanno pretese di uscire dalla propria nicchia, o per realtà che hanno possibilità di crescita, ma che in un primo momento preferiscono ‘testare’ un marchio prima di registrarlo effettivamente.
Per ogni domanda riguardo al marchio e per ricevere ogni tipo di assistenza anche legale di professionisti esperti, rivolgiti a Dragotti & Associati.